《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（下称《解释》）第五条规定：“人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数……”其中的“分别依照相关法律”，实际上即指代知识产权惩罚性赔偿的法律渊源，主要包括以下法律条款：

（1）《民法典》第一千一百八十五条

（2）《商标法》第六十三条第一款

（3）《反不正当竞争法》第十七条第三款

（4）《著作权法》第五十四条第一款

（5）《专利法》第七十一条第一款

其中处于最高位阶法的《民法典》第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”该条款对于知识产权领域的惩罚性赔偿制度作出了高屋建瓴的制度规定，也为该制度的基本适用要件奠定了基调，即“故意”+“情节严重”。

在知识产权四大部门法中，关于知识产权惩罚性赔偿的规则虽然大致相同，但是仍然存在这一些差异。在下列表格中，列举了四大部门法对于惩罚性赔偿计算基数的制度对比：

从上述对比表格中可以看出，四部法律中对于惩罚性赔偿计算基数，也就是意定赔偿或者说填平规则下的赔偿，其规定存在以下差异：

第一，商标法和反不正当竞争法中的计算基数均应当优先以“侵权所受到的实际损失”确定，不能确定的，再以“侵权所获得的的利益”确定。而著作权法和专利法中这两个基数适用不分先后，可留给当事人自行选择。

第二，专利法、商标法、反不正当竞争法中的“侵权所获得的利益”和著作权法中的“侵权人的违法所得”存在用语上的差别，这产生一个问题，即二者是否为同一概念，是否适用相同的计算规则？

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定，侵权所得利益即指营业利润和销售利润（适用完全以侵权为业的侵权人）。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定，侵权所获得的利益，根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算。

对比上述司法解释可以看到“侵权所得利益”的两种适用方式，一是“销售利润”，二是“营业利润”，而在财务中，“营业利润”指“销售利润”减去管理、财务等费用后的利润。

根据胡国华、陈小果侵害计算机软件著作权纠纷案（（2020）最高法知民终17号）中法院的论述：“以侵权人的违法所得主张为实际损失时，侵权人的违法所得仅指所得利润”，同时，法院参照了《专利纠纷案件规定》中的规定，决定“本案中计算软件利润时可按营业利润计算”。因此，从该案的论述逻辑来看，“违法所得”与“侵权所得利益”应当作相同的解读。

第三，在合理使用费用赔偿规则下，商标法和专利法中的计算基数以“许可使用费的倍数”确定，而著作权法却直接以“许可使用费”确定，这样的差异，是否在制度设计层面上有意为之？

该问题则在后续的与谈环节由两位老师进行解答。

1、主观层面

（1）“故意”与“恶意”之争

对于惩罚性赔偿适用的主观要件，商标法使用的是“恶意”，而专利法和著作权法用的是“故意”。 “恶意”指不良的居心，坏的用意；而“故意”指存心，有意识地，明知不应或不必这样做而这样做。从语义上看，似乎“故意”比“恶意”的范畴要更大，而“恶意”的程度则比“故意”要更高一些。因此对于“故意”和“恶意”的解读和选择，理论界和司法界中素来存在着巨大的分歧，有人认为“恶意”相当于“故意”中的“直接故意”。但也有人认为，主观作为一种心理状态，必须通过行为人一定的行为表现出来，需要通过对外在行为的研究来判断，通过行为对于主观状态进行如此精准的判断难度较大。

民法典出台后，该争议也算是尘埃落定，而《解释》也进一步印证了民法典的立场，即“恶意”与“故意”作相同理解。最高法院在解读其发布的知识产权惩罚性赔偿典型案例——广州天赐公司等与安徽纽曼公司等侵害技术秘密纠纷案（(2019)最高法知民终562号）时论述道：将“恶意”理解为“主观故意”而非“直接故意”较为妥当。这是因为实践中对直接故意与间接故意的区分本身存在较大困难，二者在道德上具有几乎相同的可责难性，在惩罚性赔偿中进行等同对待是较为合理的做法。

实践中对直接故意与间接故意的区分本身存在较大困难，二者在道德上具有几乎相同的可责难性，在惩罚性赔偿中进行等同对待是较为合理的做法。

（2）判断“故意”的情形

《解释》第三条对判断“故意”的情形进行了归纳，值得注意的是，此处的用语为“初步认定”，对比第四条客观的认定情形中的对于主观的认定情形中的用语“可以认定”，也存在区别。至于为何存在这样的区别，也许是因为主观仅仅为认定侵权的第一步。另外，第三条除了对于具体判定情形的归纳，提到了判定的考虑因素，比如“被侵害知识产权客体类型”、“相关产品知名度”，但是在后续的具体情形罗列中却并没有体现这两个考虑因素。

2、 客观层面

知识产权惩罚性赔偿客观适用要件即为“情节严重”，对于情节严重的认定，《解释》第四条进行了类型化的归纳：

情形一：因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为

在知识产权惩罚性赔偿典型案例——阿迪达斯有限公司诉阮国强侵害商标权纠纷案（(2020)浙03民终161号）中，原告阿迪达斯公司拥有“adidas”系列商标权，被告阮国强等人出资注册成立的正邦公司（后注销）于2015至2017年先后三次被行政部门查获侵犯阿迪达斯公司“adidas”系列商标权的鞋帮产品，并被处以行政处罚，累计侵权产品数量高达17000余双。阿迪达斯公司提起民事诉讼，请求适用惩罚性赔偿判令阮国强等人赔偿阿迪达斯公司经济损失2641695.89元。在此案中，法院论述道：

“正邦公司于2015年、2016年先后两次因生产、销售侵犯阿迪达斯公司商标权的鞋帮产品被处以行政处罚，且阮国强因本案侵权行为接受行政机关询问时表示知道被查获的鞋帮侵犯他人注册商标权，但是这些鞋帮销路好、利润高。正邦公司多次侵犯阿迪达斯公司的多枚相同商标权的行为，表明其主观恶意非常明显。

……

正邦公司登记注册于2014年、注销于2018年，2015-2017年三年连续因侵犯阿迪达斯公司商标权被行政机关查获并处罚，且侵权鞋帮上标注的侵权标识与阿迪达斯公司的相应商标标识一致，本案应当认定正邦公司的侵权行为在数量上具有规模性，在时间上具有持续性，在后果上具有恶劣性，符合情节严重的特点。”

基于以上原因，最后法院在该案中适用惩罚性赔偿。

情形二：以侵害知识产权为业

博柏利有限公司与李楠楠、刘昕阳等侵害商标权纠纷（(2020)浙03民终161号）案中，博柏利公司为注册于英国的企业法人，系“Burberry（中文博柏利或巴宝莉）”品牌经营者，拥有多个Burberry相关商标。被告李楠楠于2017年2月至3月5日期间，销售假冒注册商标的商品牟利，制造销售产品包括“MK”、“MCM”、“BURBERRY”、“FRYE”等品牌的皮具4174件。经鉴定，现场查获的“MK”、“BURBERRY”品牌手提包、皮带、背包等皮具3904件均为假冒注册商标的商品，价值共计人民币258629元，后李楠楠被判决销售假冒注册商标的商品罪。博柏利公司认为李楠楠刑事判决作出后仍在淘宝网店、微信公众号、个人号、有赞网店等平台继续实施侵权行为，因此将其起诉，要求赔偿100万。

此案中，法院引用了关于被告李楠楠等人的在先刑事判决中的事实，结合该案中侵权商品命名规则和宣传方式，认定被告等系以侵权为业，并将其作为考量因素之一。

情形三：伪造、毁坏或者隐匿侵权证据

兰西佳联迪尔油脂化工有限公司、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司等与约翰迪尔（中国）投资有限公司、迪尔公司侵害商标权纠纷案（（2017）京民终413号）中，迪尔公司对“约翰•迪尔佳联”、“JOHNDEERE”拥有商标权，主要用于柴油、石油等产品。约翰迪尔中国公司为迪尔公司中国的排他被许可权人，被告兰西佳联迪尔等将其商标权用于其生产的石油柴油上，并使用其字号，且对外虚假宣传称其与原告存在关系，原告因此被告提起诉讼，要求其赔偿500万元。

在该案件审理过程中，与本案相关的第11730705号“佳联迪尔”注册商标无效宣告案件中也在同时进行，被告兰西佳联迪尔在民事案件中拒绝提交销售证据，却在行政诉讼案件中提交了大量证据，据此法院认定其在论述“持有并隐匿对其不利的销售证据，主观恶意明显。”

情形四：拒不履行保全裁定

该情形在广州红日燃具有限公司与广东智美电器股份有限公司等侵害商标权纠纷案（(2019)粤民终477号）中有所体现。该案件中，法院认为：“侵权人在法院作出保全裁定后，却公开发表律师声明鼓励经销商继续销售涉案产品，且继续组织各地经销商开展工厂直销活动的行为表明对法律敬畏之心严重缺失、侵权情节严重，理应加重赔偿予以严惩。”

值得注意的是，《解释》虽然将以上四种情形作为客观的考虑情形，但是在司法实践中，它们却同时被同时用于主客观两方面的认定，甚至单独被用于侵权恶意的认定，这也侧面说明，在很多情况下，主观与客观不能通过外在清晰的区分开来。司法解释中将这些情形纳入客观情形考量因素的理由也许是因为主观只需要评价一次就够了，客观要件才需要对反复的情节进行考虑。

情形五：侵权获利或者权利人受损巨大

该情形可以说是判定情节严重最为常见的情形之一。比如知识产权惩罚性赔偿典型案例之一欧普照明股份有限公司与广州市华升塑料制品有限公司侵害商标权纠纷案（（2019）粤民再147号），法院在“情节严重部分”的部分就提到了被告“且侵权产品种类多，销售数量巨大”的情节。

情形六：侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康

该情形在“惠氏案”（(2021)浙民终294号）中有所体现。惠氏有限责任公司是“惠氏”“Wyeth”等商标的商标权人，惠氏（上海）贸易有限公司经许可有权在中国使用上述商标。广州惠氏宝贝母婴用品有限公司成立于2010年，长期大规模生产、销售带有“惠氏”“Wyeth”“惠氏小狮子”标识的母婴洗护产品等商品，并通过抢注、受让等方式在洗护用品等类别上拥有“惠氏”“Wyeth”等商标，并在宣传推广中暗示与美国惠氏公司相关联。陈泽英与管晓坤曾系夫妻，管晓坤于2009年在香港设立惠氏中国有限公司，陆续受让“惠氏”“Wyeth”等商标并许可广州惠氏公司等使用，两人又设立了广州正爱日用品有限公司、青岛惠氏宝贝母婴用品有限公司等销售实体，通过线上线下实施侵权行为；杭州向笛母婴用品有限公司前身亦使用了“惠氏”作为企业字号，与广州惠氏公司共同经营网上店铺，在线上销售侵权产品。

法院在论述情节严重时就提到“本案的被诉侵权商品为关乎母婴身体健康的商品,被诉侵权行为亦对使用在婴幼儿食品上的涉案商标专用权造成了较大的损害。”

1、惩罚性赔偿的适用

《解释》第二条规定：原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。

该规定明确惩罚性赔偿只能根据当事人的申请，法院不得主动适用，并明确了惩罚性赔偿提出的时限，但至少还存在以下两个问题：

有独立请求权第三人能够提出惩罚性赔偿？根据《民事诉讼法》第五十六条：对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼；《民事诉讼法司法解释》第八十一条：有独立请求权的第三人有权向人民法院提出诉讼请求和事实、理由，成为当事人；《民事诉讼法司法解释》第二百三十七条：有独立请求权的第三人参加诉讼后，原告申请撤诉，人民法院在准许原告撤诉后，有独立请求权的第三人作为另案原告，原案原告、被告作为另案被告，诉讼继续进行。可知，有独立请求权的第三人并非本诉的原告或被告，而是其参加之诉的原告，享有参加之诉原告的全部诉讼权利。因此，有独三只要明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由，可以提出惩罚性赔偿请求。

在二审中增加惩罚性赔偿请求，调解不成另行起诉的是否违反一事不再理原则？二审中增加的惩罚性赔偿请求，若调解不成则需另行起诉。在此种情况下，原告若不撤回一审诉讼请求，则一审判决将可能生效。而一审中的赔偿请求与另行起诉的惩罚性赔偿请求相比，两者当事人相同、诉讼标的和诉讼请求均相同，符合一事不再理的条件，是否会导致另行起诉无法实现？该问题仍需进一步探索。

2、 与法定赔偿适用的比较

（1）法定赔偿的适用

与惩罚性赔偿只能依当事人申请适用不同，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用法定赔偿。由此导致在实践中，绝大多数的知识产权案件都是以法定赔偿的方式来确定赔偿数额。

（2）法定赔偿的惩罚性因素考量

针对法定赔偿是否具有惩罚性，理论存在较大的分歧。分别有：一、肯定说，认为法定赔偿可以具有惩罚性，在特定条件下，法定赔偿金中可以包含一定数量的惩罚性赔偿金；二、否定说，认为法定赔偿应当遵循我国民事侵权损害补偿性原则的要求。根据对法条的文意解释和司法实践，可以得出目前法定赔偿具有惩罚性。

如上表所示，我国知识产权各部门立法均对法定赔偿作出了具体规定，规定了法定赔偿的上下限，但根据具体情形，法院仍会突破上下限的限制适用法定赔偿。在（2017）最高法民再234号宜宾五粮液股份有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵害商标权纠纷中，法院虽然适用了法定赔偿，但是综合考虑被诉侵权行为的表现形式、滨河公司被诉侵权期间商品的销售利润和销售范围、滨河公司的主观恶意，以及五粮液股份公司注册商标的知名度、为制止本案侵权行为支付的合理费用等因素，最后判决500万的数额，远远高出了当时的上限50万。

此外，法律明确规定了法定赔偿的考量因素包括侵权行为的情节。对侵权行为情节的考量无法定量化，主要是根据行为人的主观恶意和侵权行为的严重性进行考量，将不可避免地带有惩罚性。

因此，惩罚性赔偿仅能在以权利人实际损失、侵权人获利/违法所得、许可费倍数此三种补偿型规则所确定基数基础上适用，由法定赔偿确定的赔偿数额因为已经对惩罚性因素进行考量不得再次适用惩罚性赔偿。

1、对于本次课程的感想

同济大学上海知识产权学院张怀印老师认为，其实自2013年引入商标法，也是第一次纳入知识产权圈子以来，已经过了八年。事实上，欧盟和美国法的知识产产权判赔额虽然较高，但对于惩罚性赔偿其实并不是太支持。中国对于惩罚性赔偿的步子迈的非常大，因此从最近的司法政策来看，中国对于知识产权的保护确实非常的重视。能从程序及实体方面同时对惩罚性赔偿作如此仔细的分析，可能是学界难以注意到的。恶意申请与恶意诉讼以及惩罚性赔偿中的恶意不能用同一个标准判断，该问题也是司法实践中面临的困难。

同济大学上海知识产权学院杨鸿老师认为，立法者的本意，司法者对法律的解释，学界对于法律的解读，都有着不同的立场，因此对于“故意”和“恶意”会产生如此大的争议。美国法律中对于该要件的认定标准是较为宽松的，但是对于惩罚性赔偿的适用则较为严格。《解释》出台后，对于主观要件的认定会逐渐放宽。在《解释》列举的集中客观认定情形中，例如国家利益是非常客观的情形，但是有些情形却与主观状态是分不开的，因此很多情况下这两个问题是被本质上是二元一体的。既然主观要件的认定标准愈加宽松，那么对于“情节严重”的把握则会更加的慎重，也很有可能是未来判决中的一个论述重点。

杨鸿老师还针对“以侵权为业的情形”的认定情形提出了一个问题：最高院的发布的HONDA案中认为定牌加工仍然构成侵权，风险较大。那么这类“定牌加工”，即OEM企业是否会被认定为以侵权为业？

杨鸿老师还提及其接触过的一个案例：原告在注册商标之后并未对其商标进行实际的使用，即使有也是形式上的使用，比如许可合同，但是许可合同很容易造假。在该案中法院仍然判处了赔偿，但是事实上这种情况应当是典型的“商标未实际使用”的免赔情形，反映出我国法院对于赔偿制度的理解缺乏共识。

2.提问环节

上海邦信阳中建中汇合伙人李茂向张怀印老师、杨鸿老师及陈斌寅律师提出了三个问题：

（1） 著作权法中许可使用费为什么没有“倍数”一说？

（2） 法定赔偿和惩罚性赔偿是否能够同时适用？

对于第一个问题，杨鸿老师认为：有一种可能是因为著作权的许可相对于专利和商标的特殊性。著作权许可的标的金额在客观上较大，比如大IP之间的许可，也许动辄上亿，相比于此，专利许可，商标许可的标的金额能较小。

另外一种可能是，鉴于著作权法是最新出台的法律，也许立法者认为既然已经有惩罚性赔偿制度对侵权人进行惩罚，那么在意定赔偿中也许没有必要加上“倍数”来体现惩罚性。

对于第二个问题，张怀印老师认为：从目前的司法实践中来看，可能性不大。法定赔偿应当回归填平原则，既然惩罚性赔偿已经能够满足惩罚目的，就不需要法定赔偿再适用。

杨鸿老师认为：我国法院目前对此比较保守，部分损失可以进行认定而部分损失无法认定出现在同一个案件中可能性不大。举证妨碍在未来的适用中可能会扮演更加重要的角色。

陈斌寅律师认为：法定赔偿是一种司法定价，如果把法定赔偿作为基数，可能会无限制放大这种司法评价。

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