
专利制度在中国诞生以来,我国专利法和专利审查指南并未明确规定“使用环境特征”的定义,因此法官和律师在处理一些涉及使用环境特征的侵害发明或实用新型专利权案件时,对于某一技术特征是否是使用环境特征,使用环境特征的侵权判定规则如何把握适用,存有一定分歧。本文从使用环境特征的相关法律规定出发,结合司法案例,探究使用环境特征的定义,使用环境特征对于专利权保护范围的影响,以及有关使用环境特征侵权判定规则的适用。
(一)株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案[1]
“使用环境特征”一词在我国最先出自于“株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案”中,该案首次确立了使用环境特征的定义。
最高人民法院认为:使用环境特征是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件。该案中,涉案专利权利要求1要求保护的是“自行车后换档器支架”,但权利要求1在描述该后换挡器支架的结构特征的同时,也限定了该后换挡器支架所用以连接的后换挡器以及自行车车架的具体结构。其中,有关后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件,属于使用环境特征。
评析:本案中,使用环境技术特征限定了权利要求所保护的主题的使用条件,且通过权利要求所保护的主题通过与使用环境特征的连接,以解决发明人所认为的技术问题,即确保任何规格的后换档器都有优良的链条换位特性和高换档效率。
(二)ALC粘合剂技术责任有限公司、温州市星耕鞋材有限公司侵害发明专利权纠纷[2]
在“ALC粘合剂技术责任有限公司、温州市星耕鞋材有限公司侵害发明专利权纠纷”中,最高人民法院进一步明确了使用环境特征与权利要求保护主题之间的关系,为司法实践如何界定使用环境特征作出了指引。最高人民法院认为:使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护主题对象安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对于产品权利要求而言,用于说明有关被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,虽对产品的结构并不具有直接限定作用,也属于使用环境特征。
该案涉案专利权利要求1的被保护主题对象是“由第一带和第二带限定的一对带”。通过机器的第一进料装置输送“第一带”(即胶带)、第二进料装置输送“第二带”(即薄膜),并在机器剥离装置的共同作用下,实现在“物体”一表面上施加粘合剂并剥离多余粘合剂的功能。关于“所述物体”,权利要求1序言部分记载“所述物体具有与第一表面相反的第二表面”。在此,“所述物体”不属于涉案专利被保护主题对象“一对带”的组成部件,而是“一对带”的加工对象,“所述物体”这一技术特征限定的是涉案专利被保护主题对象的加工对象,属于使用环境特征。
评析:本案中,使用环境特征限定了权利要求所保护的主题的使用场景,且权利要求所保护的主题与使用环境特征相配合,以解决发明人所认为的技术问题,即如何高效,自动,快速,并且执行少量的操作将粘合剂层施加到物体,且不需要附加的修整或去除多余粘合剂的操作。
根据以上两个案例,可以对使用环境特征进行定义,即使用环境特征是权利要求中的一个或多个技术特征,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该发明或实用新型存在连接或者配合关系的技术特征。根据该定义,我们可以从三个方面界定某技术特征是否是使用环境特征:
1. 使用环境特征应是写在权利要求要求中的技术特征。《专利法(2008)》第五十九条第一款和《专利法(2020)》第六十四条第一款均规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此,如果权利要求中没有记载发明或实用新型所使用的的背景或者条件,即便说明书中对该发明或者实用新型所使用的背景或者条件进行释明,也不能将说明书中的该种释明认定为使用环境特征,作为限制该权利要求保护范围的依据。
2. 使用技术特征可以是权利要求中的一个或者多个技术特征。
3. 使用环境特征应当与权利要求所要求保护的主题存在连接或配合关系。有学者认为,使用环境特征也只针对两种结构关系:一种是安装关系,一种是连接关系[3],但根据ALC粘合剂技术责任有限公司、温州市星耕鞋材有限公司侵害发明专利权纠纷的判决观点可知,司法实践中的观点却明显与之不同。
EDM米利波尔公司与上海瑞枫生物科技有限公司侵害发明专利纠纷案[4]中,一审适用“多余指定原则”认为,涉案专利权利要求16中的“互补性支持结构”属于权利要求所保护的主题“流体处理模块”的安装位置,而不是“流体处理模块”的一部分,不属于组成权利要求的技术特征,对权利要求的保护范围不具有限定作用。
但我国专利法及其实施细则和司法解释并没有关于“多余指定原则”的描述,且如果允许法院在确定权利要求保护范围时适用“多余指定原则”将会削弱了权利要求的公示效力,增加了专利权保护范围的不确定性,不利于公众自由利用公知技术。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第一款的规定,凡是写入权利要求的技术特征,均应当对权利要求的保护范围起到限定作用。因此,凡是写入权利要求的使用环境特征,在确定权利要求的保护范围时必须考虑。
而在“株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案”中,最高人民法院认为,权利要求1所保护的后换挡器支架所使用的自行车车架的特征(使用环境特征1)和后换挡器支架所使用的后换挡器的特征(使用环境特征2)与权利要求1中后换挡器支架的结构特征一起,组成一个完整的技术方案,共同限定了权利要求1的保护范围。显然该认定符合上述司法解释的内涵和精神。但最高人民法院同时认为,已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用。但该结论直接将权利要求中的使用环境特征认定为必要技术特征,貌似与必要技术特征的定义和规定不符。
根据《专利审查指南》的规定,必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。但使用环境特征作为对权利要求所要求保护主题的一种限定,并非一定是解决发明人所认为的解决技术问题不可缺少的技术特征,即使用环境技术特征也可能是一种非必要技术特征,撰写时可以划入从属权利要求,与必要技术特征组成解决技术问题的更优方案。
综上,写入凡是写入权利要求的使用环境特征,在确定权利要求的保护范围时必须考虑。写入独立权利要求中的使用环境技术特征属于必要技术特征,在确定权利要求的保护范围时必须考虑。
使用环境特征对于权利要求的保护范围具有限定作用,但如何认识使用环境特征对保护范围的具体作用,实践中产生了分歧。
一种观点认为,应当将权利要求中记载的全部结构特征均认定为系对被保护主体的结构限定,没有必要将使用环境技术特征与权利要求中记载的其他结构特征予以区别对待。根据该观点,若权利要求保护的是A产品,但其中又记载有B产品的部分结构,由于A、B产品可以各自独立生产、销售,被诉侵权产品实际上只具有权利要求中记载的A产品的结构特征,并不具有权利要求中所记载的“B产品的部分结构”特征,在进行特征比对时,很容易得出被诉侵权产品缺少权利要求中记载的“B产品的部分结构”特征,因而不落入专利权保护范围的结论。但是,被诉侵权产品进入产品使用环节后,却要与权利要求中记载的“B产品的部分结构”特征配合使用。因而,如果按照该观点,将权利要求中记载的“B产品的部分结构”特征解释为专利产品的本体结构的组成部分,意味着记载有使用环境技术特征的权利要求很难获得有效保护。
第二种观点认为,原告在诉讼中必须证明被诉侵权产品在实际使用中必然应用于权利要求中记载的使用技术特征,否则被诉侵权产品将不落入权利要求的保护范围。株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案中,一审是按照该观点进行判决:涉案专利后换档器支架可以安装在其他结构的自行车车架上,而被诉侵权产品因尚未被安装在自行车上,对其安装后是否会具备“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”这一必要技术特征及安装方式是否如本案专利权利要求所述并不清楚,因此该被诉侵权产品是否构成侵权的比对条件尚不具备,株式会社岛野认为被诉侵权产品已构成侵权的诉请不成立。
第三种观点认为,一般情况下,使用环境特征应该理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该使用环境。但是,如果本领域普通技术人员在阅读专利文件后可以明确且合理地得知被保护对象必须用于该使用环境,那么该使用环境特征应被理解为要求被保护的对象必须用于该特定环境。根据该观点,记载使用环境技术特征的权利要求在确定保护范围时,应当根据专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后确定权利要求所要保护的主题是否必须用于使用环境中。株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案中,最高人民法院的再审判决便是按照这种观点,利用专利审查档案中的对比文件确定使用环境特征对权利要求1所保护的主题对象的具体限定作用。
在株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案中,根据原告举证,将被诉侵权产品安装在具有后叉端延伸部的自行车车架上,是被诉侵权产品唯一合理的商业用途,在被告未能提交进一步的有效反证的情况下,可以认为本案被诉侵权产品在商业上必然用于本案专利权利要求1限定的自行车车架。进而在技术特征的比对中,法院认定被诉侵权产品具有权利要求1关于支架体的结构特征和关于后换挡器的使用环境特征,并且被诉侵权产品的凸起部位与权利要求所述的自行车车架安装匹配时,必然呈现出第一连接结构提供的连接点在所述第二连接结构提供的连接点的下方和后方这一位置关系特征,最终得出“被诉侵权产品具备本案专利权利要求1的全部技术特征,落入本案专利权利要求1的保护范围”的结论。
最高人民法院根据在上述案件的审理思路在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第九条确立涉及使用环境技术特征的专利侵权判定规则,即被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。该规定同样被北京高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第二十四条第二款吸收,并且本条第一款根据上述案件也从正面规定,被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境特征的,应当认定被诉侵权技术方案具备权利要求记载的使用环境特征,而不以实际使用为前提。除非专利文件明确限定该权利要求所要保护的主题仅能适用于该使用环境技术特征,但有证据证明被诉侵权技术方案可以使用与其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入权利要求的保护范围。
结合以上四部分的内容,可以总结得到涉及使用环境技术特征的专利侵权案件的审理思路:
1. 法院认定某技术特征是否是使用环境技术特征。
2. 法院认定该使用环境技术特征对于权利要求的保护范围的限定程度,即根据专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后确定权利要求所要保护的主题究竟是可以用于,还是必须是用于该使用环境技术。
3. 在被诉侵权技术方案与权利要求所保护的主题的构成技术特征相同或等同的情况下,原告应当举证被诉侵权技术方案是否能够适用于权利要求中记载的使用环境技术特征。
4. 若原告举证未果,则法院应当认定被诉侵权技术方案未落入权利要求的保护范围。
5. 若原告成功举证,除非权利要求所要保护的主题必须适用于该使用环境技术特征,且被告可以举证被诉侵权技术方案还可以适用于其他使用环境,否则法院应当认定被诉侵权技术方案落入权利要求的保护范围。
[1] 最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书。
[2] 最高人民法院(2020)最高法知民终311号判决书。
[3] 胡波:《专利法中的使用环境特征》,载《知识产权》2018第5期,第60-67页。
[4] 北京市高级人民法院(2020)高民终字第763号民事判决书。

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