我的商标能成功注册吗?
2020-04-14

注册商标作为企业的重要经营资源,随着企业的经营发展,具有不可估量的价值。大大小小的企业都开始重视品牌管理,商标注册是必不可少的环节。而鉴于商标的唯一性,商标资源实际上是有限的。随着注册商标数量越来越多,新申请的商标越来越容易被认定为与在先申请构成近似商标,可供后来者选择的余地越来越小。由于取名不规范及较高近似率,目前实践中商标注册的成功率并不高。


如何提高商标注册的成功率成为商标申请人最关心的一个问题。下面本文就商标注册的基本流程以及商标初步审查标准做一个简要梳理介绍,希望能够帮助部分企业对商标注册申请的具体事宜了解一二。


商标注册有哪些基本步骤?

根据我国《类似商品与服务区分表(基于尼斯分类)》,商标注册申请共有45个类别,每个类别都有至少一个或数十个类似群,每个类似群下细分项目,基本上涵盖我们日常能接触到的绝大多数商品和服务。以某个标识去申请注册商标时需要选定:1)类别;2)拟使用该商标的商品和服务项目,也就是具体在哪些商品或服务上使用该商标。

目前商标局推行网上申请注册,本文中关于注册申请的步骤及文书均以网上申请为准。一般包括如下步骤:


图表1:商标注册一般步骤


后续文书送达中常见通知的顺序一般如下:

图表2:商标注册相关文书送达顺序


 

商标为什么会被驳回?

商标被驳回主要有两个原因。一个是绝对原因,是指违反法律规定的“禁用”“禁注”商标。一个是相对原因,是指拟申请的商标与在先权利存在冲突。



    驳回的绝对原因


1. “禁注”商标——描述性表述缺乏显著性


“禁注”商标是指根据《商标法》第11条规定不得注册的商标。这类商标一般是指如下情形:

(1)仅有本商品的通用名称、图形、型号。比如有人在“苹果”商品上申请“苹果”商标,会被驳回,而在“手机”商品上申请注册“苹果”商标却可以。


(2)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点的。如有人在“矿泉水”商品上申请注册“纯净”,就属于直接表示产品质量,应当予以驳回。


(3)其他缺乏显著性特征的情形。如过于简单的线条、图形、数字、字母、单一的颜色等一般是不被允许注册为商标的。这是因为缺乏商标应有的显著特征,消费者无法识别商品的来源,这种商标将会不予注册。

上述商标虽然不能注册,但不禁止使用,如果经过长期使用,使得商标在相关公众心目中具有特定的来源识别作用,就可以予以注册。


2. “禁用”商标——敏感词汇或欺骗性表述或不良影响


“禁用”商标是指根据《商标法》第10条规定禁止使用的标志。这些标志概括来讲,主要涉及国家名称、国家机关、政府间国际组织、官方标志、“红十字”“红新月”等、带有民族歧视性、带有欺骗性质容易使得公众对商品质量等特点产生误认的以及有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的名称等。简单来讲,可以理解为具有敏感性词汇或者欺骗性词汇的名称,如有这些情形的,不仅不能注册,而且不能使用,甚至还可能遭到罚款处罚。


3. 不以使用为目的的恶意注册商标


根据2019年新《商标法》以及北京高院《商标授权确权行政案件审理指南》的规定,不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。此举是为应对一些代理机构恶意注册以及一些企业囤积商标转让牟利,扰乱商标管理秩序。


此外,最新的实践中,还出现一些企业由于营业执照中包含“商标代理”相关字样的经营范围,从而被商标局错误认定为商标代理机构予以驳回。如果遇到这种情况,应当及时提起复审申请,证明自己并非代理机构。根据官网咨询留言解释,现行审查标准为以营业执照为准。这种标准确实有一刀切的嫌疑,但在目前情况下,如果为了预防被“误伤”,企业可以提前检查自己是否需要在经营范围中包含“商标代理”业务,如无必要的,可直接删除该经营范围。



    驳回的相对原因


1. 与在先已注册或初步审定的商标相同或者近似


如果申请人拟申请的商标与在先已经注册或者初步审定的商标相同或近似,将会被予以驳回,因为在先权利人已经或者即将获得商标的专用权。


2. 与在先申请或使用的商标相同或近似


如果拟申请的商标与在先申请的商标相同或近似的,将会优先以申请在先的商标进行初步申请,并驳回在后申请的商标。如果是同日申请的,将会收到同日申请提供使用证据通知书,由不同的申请人证明自己使用的时间,使用时间较早的予以注册,其余驳回。

 


商标被驳回了应该怎么办?



    以提起复审申请为主


1. 复审程序流程


申请人如果不服驳回或部分驳回的,可以在通知送达后15日内向国家知识产权局提交复审申请。根据商标局关于电子送达的规定,文件发至系统之日后15日才算送达,再从此时开始计算15日的复审期限。因此,如果代理机构能够高效迅速将通知文件传送给申请人的话,申请人实际最多可有30日的考虑时间决定是否进行复审。

图表3:收到驳回/部分驳回通知书时的复审决策


一般情况下,如果企业决定不愿放弃该商标的,应当及时提起复审。根据被驳回的原因组织相应的复审理由,如因绝对理由被驳回,主要思路是尽量释明商标含义,阐述不存在“禁注”“禁用”“恶意”等情形,如因相对理由被驳回,主要思路在于区分各商标以及具体商品和服务项目之间的差异、证明经使用产生影响力等论证不会导致相关公众构成混淆等。总之需言之有理并提供有力证据证明。


2. 注意个案审查原则和行政确定性原则的平衡


在商标复审中比较常见的一种情况是,申请人申请的某些极度近似甚至是相同的标志,可能会在不同的评审案件中被商标评审委员会做出完全相反的决定,如对某些商标进行初审公告,而对其他近似商标注册申请予以驳回。这就不得不提商标在复审程序中应当遵循的“个案审查原则”。所谓“个案审查原则”,要求的是对于特定的商标审查,应当根据具体情况进行审理,其他商标的审理情况并不当然对本案产生影响,也不直接产生约束力。


与“个案审查原则”存在一定矛盾的是“行政确定性原则”。“行政确定性”原则要求的是,在没有其他特殊考量因素情况下,行政机关对于相同事项应当按照统一的标准进行处理,作出的结果应当具有一致性和确定性。在商标评审案件中,本质上既维护了国家知识产权局作出的行政行为的权威性和严肃性,也维护了商标申请人对该行政行为的信赖利益。


结合最高院在“盖璞内衣”商标一案[1]中的观点以及北京高院[2]的一些判决观点,我们暂且可以认为,涉及绝对理由被驳回的,由于案件涉及的各个因素基本相同,为确保行政权威,个案审查原则应当受到限制。而因相对理由被驳回的,由于具体的在先障碍情况可能存在差异,应当充分进行个案审查,因此出现所谓的“同案不同判”情形也是比较常见的。


    以提起其他商标程序为辅


如果因为与他人在先注册或申请的商标近似被驳回的,这些近似商标被称为“引证商标”。如果“引证商标”确实与申请商标相同或者十分近似,构成申请人申请商标的障碍。但“引证商标”实际上不再使用的,为了充分发挥商标的使用价值,就不应当再由原权利人占据宝贵的商标资源。或者这些“引证商标”本身的注册申请就是不正当的,为了维护商标秩序或他人合法权益,也不应当由原权利人占有该商标资源。因此,申请人可以根据各“引证商标”的具体情况决定是否对其提起1)连续三年不使用撤销;或2)无效撤销申请;或3)异议申请。如果能够成功通过这些程序消除掉“引证商标”障碍的,也会有利于增加复审成功的可能性。


需注意的是,无论是复审还是上述提及的其他商标程序本身均为独立的评审程序,目前暂无法通过网上受理,并不包括在商标注册的常规流程内。

 


如何降低被驳回风险,增加成功注册可能


    规范取名,做好近似检索


商标正式申请前,做好起名和近似检索工作,十分重要。取名需要避免出现前述的“禁注”“禁用”商标的情形。取好一个响亮的名字后,则需要根据拟注册的类别进行近似检索,看一下是否已经有别人注册了相同或近似的商标。


对于没有相对成熟法务团队的申请人,尤其是没有经验的初创公司和个人,一般很难从法律的角度去分析商标审查的标准,也没有精力去做近似检索。如果不是仅仅抱着尝试的态度的话,建议申请人在正式申请前,委托专业代理机构进行前期的检索,并出具相应分析报告,初步分析成功可能性,对申请样式提供相应建议。申请人再据此结合自身业务需求、投入成本、现有障碍情况,判断是否争取该商标的注册以及是否需要调整商标名称或设计,从而确定最终申请商标的样式。另外,对于已经比较成熟的公司而言,在近似检索阶段如果发现有其他主体抢注商标的,也可以及时采取更全面的商标维权保护战略。



    及时复审,尽量排除障碍


当然,聘请专业代理机构并不意味着高枕无忧。不可否认的是,商标审查本身确实有一定主观性,商标驳回的风险只能通过前期的细致检索分析予以降低,而不能避免或排除,任何代理机构都不可能保证商标必然通过审查。


由于商标资源紧缺以及为了打击恶意申请,审查员难免在初步审查阶段严格把控行政授权确权的入口,当初步审查确实过严时,申请人可再通过复审程序提交相应证明材料进行调整。此外如前文所述,也可结合撤三或无效或异议程序,争取减少申请障碍,增加复审成功的概率。


结  语

实践中商标注册需求主要有这两种情况。一种是经营多年却从未注册商标的“老品牌”,随着经营规模和名声的扩大,为了打击仿冒侵权,需要注册商标以维护权利。还有一种是新企业或者是开展新业务前,先申请商标以便“持证上岗”,用于活动运营、商品买卖、资产证明等各个场景。


一般而言,具备成熟法务部的大型公司会有专人去管理商标品牌,但一些规模相对较小或者比较传统的企业,原先并不注重商标品牌的建立维护,可能就会对商标注册一头雾水。因此,综合考虑时间精力成本和成功概率,不少企业开始选择专业代理机构申请注册商标。值得一提的是,申请人需要防范一些打着“包过”“内部渠道”等幌子的恶意代理机构,务必擦亮眼睛并识别其中可能的风险,避免被骗取商标信息以及收取所谓“公告费”等莫须有的费用。正规商标代理机构会在商标局进行备案,申请人可从商标局官网进行查验,如不属于正规代理机构或有违规收费可以予以举报。



[1]参见:(2016)最高法行再7号盖璞(国际商标)公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会行政裁决申诉行政判决书

[2]参见:(2015)高行(知)终字第911号傲海军(国际商标)公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他二审行政判决书;(2016)京行终3677号国家工商行政管理总局商标评审委员会与墨尼克医疗用品(上海)有限公司其他二审行政判决书





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