▋（一）权属证明文件

专利局收到发明或者实用新型专利申请的请求书、说明书(实用新型必须包括附图)和权利要求书，或者外观设计专利申请的请求书、外观设计的图片或者照片和简要说明后，符合要求的，将会向申请人发出《专利申请受理通知书》。申请人、专利名称、申请日以及申请号等信息将在《专利申请受理通知书》中写明。此时专利仅为申请阶段，尚未授权，在证明专利权属时，《专利申请受理通知书》等可当作为证明文件之一，但是在投资、并购估值中参考意义不大。

专利申请审查合格，没有发现驳回理由，满足颁发授予专利权条件的，专利局作出授予专利权的决定，颁发给专利申请人《专利证书》。如一件专利有两名以上专利权人的，根据共同权利人的请求，专利局可向其颁发《专利证书副本》。

《专利证书》及其副本是证明专利技术权利归属的主要文件，但是需要注意的是，除非因专利局原因（如打印错误），《专利证书》内容不再做变更，也即是，仅仅审查《专利证书》，无法排除专利转移等情形的存在。

此时，拟投资、并购方须核对《专利登记簿副本》进行审查。在专利局授予专利权后，专利局将建立《专利登记簿》。专利权的授予、专利申请权或专利权的转移、专利权的无效、专利权的质押、专利权的终止等信息均会在《专利登记簿》中记载。

因此，专利权授予之后，专利的法律状态的变更仅在《专利登记簿》上记载，由此导致《专利登记簿》与《专利证书》上记载的内容不一致的，以《专利登记簿》上记载的法律状态为准。故，拟投资、并购方还应当向专利局请求出具《专利登记簿副本》以做核对。

▋（二）职务发明

我国专利制度中的发明创造分为职务发明创造和非职务发明创造，前者专利申请权和专利权属于单位；后者专利申请权和专利权属于发明人或者设计人。

《专利法》第6条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》第12条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

尽调过程中，关于“职务发明”应当从两方面着手展开。一方面，调查拟投资、并购企业之技术是否存在与员工共享甚至为员工所有的情形。例如审查职工（包含高管）与公司签订的劳动合同、开发协议等，查阅其中条款是否约定技术开发、产品研发之知识产权归属事宜；其次，对于核心、关键技术，可以要求参与研发的职工与公司签署知识产权归属协议，以在后协议之效力对抗潜在的、或有的在先协议。

另一方面，调查参与技术开发、产品研发团队员工来源，尤其需要排查关键技术项目启动后从竞争对手、相关领域企业跳槽进入该企业的人员。根据《专利实施细则》上述规定，假设A员工在甲公司从事某技术的研发，后离职跳槽进入乙公司，从事相似技术的研发，在A员工离职一年内参与研发申请的专利，可能都会被甲公司主张为A员工在甲公司的职务发明，应当归属甲公司所有，乙公司将面临所申请之专利可能会被无效风险。此外，即是超过一年，A员工如存在泄密情形，甲公司也可能追究乙公司侵犯商业秘密之民事甚至刑事责任，如上海市浦东新区人民法院（2009）浦刑初字第2609号上海某某电子科技有限公司、张某某侵犯商业秘密案等。

▋（一）专利类型

专利分为发明专利、实用新型专利、外观专利三种。流程上，发明专利须经历：申请—受理—初审—公布—实质审查—授权等流程，如没有发生驳回情形等，从申请到拿到授权通常须2年以上时间；实用新型与外观专利须经历：申请—受理—初审—公告—授权，通常从申请到拿到授权，实用新型平均须6个月以上时间，外观专利平均须4个月以上时间。

发明专利申请后须经历实质审查才可授权，因此，授权后的发明专利，其稳定性则相对较高。实用新型和外观专利则相反，相比发明专利更容易获得授权，但是其主要风险在于因为没有经过实审，文件存在的瑕疵在无效程序中可修改的空间较小，专利容易被无效。

▋（二）专利状态

通常情况下，只要满足形式要件、申请主体、委托代理等要求的，一般都予以受理申请，因此，受理专利申请并不意味着即可获得授权。从专利申请到授权期间，存在着被驳回等无法取得授权的风险，尤其发明专利需要经历实质审查阶段，被驳回的概率将明显提高。在专利局不断提高专利审查质量的大背景下，专利状态是投资、并购方需要关注的内容之一。

如专利处于申请阶段，其有可能因为不符合专利申请的条件而被专利局驳回等；其他的如专利处于复审、复议或其他涉诉状态，都是影响专利稳定性的不安状态，都需要由律师、专利工程师进行风险评估。

除此以外，对于已经获得授权的专利，还是存在有可能被第三人无效的概率和风险，这需要律师与专利工程师、技术人员共同参与分析与评估，在此不做展开。但是，投资、并购方对于拟投资、并购企业向第三人发起的专利侵权案件需要高度重视，这并一定是可以让并购方偷着乐的好事儿。面对侵权诉讼，第三人可能会发起专利无效的应对策略。例如，深圳市吟云科技公司因认为摩拜公司在其产品摩拜单车上使用的智能锁侵犯其两件发明专利（“互联网门禁临时用户授权装置和方法”（专利号：201310630670.7）和“网络门禁身份识别系统和方法”专利（专利号：201310630798.3））的专利权，于2017年3月7日分向法院提起了专利侵权诉讼，北京知产法院受理了此案。随后摩拜公司即向专利复审委发起专利无效程序。根据笔者在专利复审委官网检索结果，专利复审委对上述两件专利分别于2017年12月20日以及2018年2月7日作出全部无效的审查决定。

▋（三）专利期限

专利具有时间性。在我国，专利获得授权后，发明专利保护期限从申请日起20年，实用新型或外观专利从申请日起10年。

与专利期限相关的尽调内容之一是缴费情况。缴费中尤其需要重视是年费的缴纳。根据《专利审查指南》第5部分第9章第2.2.1条：授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳，以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。第2.2.1.3条，专利权人未按时缴纳年费（不包括授予专利权当年的年费） 或者缴纳的数额不足的，可以在年费期满之日起六个月内补缴。第2.2.2条，专利年费滞纳期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的，自滞纳期满之日起两个月后审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月后，进行失效处理，并在专利公报上公告。

由于失误未及时缴费或因维护成本等原因故意未缴纳年费，专利保护期就不能简单的认为10年或20年了，因未缴纳年费而被专利局做出失效处理，根据《专利法》第44条，没有按照规定缴纳年费的，专利权在期限届满前终止。

▋（四）技术价值

从行业来说，例如在通讯领域技术迭代迅速，大部分专利可能只在前几年具有较高价值；而在生物医药领域，专利在很长一段时间都能保持较优质的价值。但是这主要从技术层面进行分析，律师在尽调过程中，关于这部分的风险提示，需要与相关专业的技术人员或专家沟通和交流。本节就不予展开。

▋（五）代理人

从《专利法》角度，专利授权与否是从新颖性、创造性、实用性三个方面进行审查。诚然，决定“三性”的是技术，技术的“先进”是授权的基础。但是，实际上，代理人员（不论是公司专利专员或者专利代理公司代理人）的撰写水平也起到了举足轻重的作用。申请人员是否可以完全理解技术要点、是否熟悉相关领域的知识与技术以及申请人员撰写文件的经验决定着专利文件的质量、在无效程序中是否可以经受考验等。

因此，律师在做尽调时，可以也应当从专利代理人员角度做一定调查，以对专利质量做一定程度的评估。调查可以从以下几方面展开：1）是否有资质（专利代理所是否登记备案，撰写人是否取得专利代理人资格等）；2）签订的专利代理合同（代理价格是否适当等）；3）对该代理人员申请的以往专利做梳理与分析（是否集中于特定领域、代理的申请被无效的比例等）；4）专利代理公司是否存在专利代理合同纠纷类诉讼等；5）与代理人员进行访谈（通过访谈了解洞察其对该技术的理解、专业水平等）。

▋（一）专利许可

专利获得授权后，企业除了自己使用、生产，也会许可给第三方使用；另一方面，一件产品生产、一整套技术方案实现往往包含几十、上百件专利，这些专利并不一定全是拟投资、并购企业完全所有的，向他人获得专利许可或者进行专利的交叉许可也是普遍存在。因此在专利许可这一项尽调内容中，需要分别对拟投资、并购企业许可给他人以及他人许可给该企业两种情况进行审查。

对许可文件的审查，主要是集中在许可类型、许可范围、许可对象（或者许可主体）、许可对价、排他协议、违约条款等许可内容。

比如许可类型上，专利许可分为独占许可、排他许可以及普通许可。独占许可是指除了被许可人，连许可人本人亦不得在许可协议的期限和地域内使用该技术制造和销售产品；排他许可是指只允许被许可人与许可人可以在许可协议的期限和地域内适用该技术制造和销售产品；普通许可则并没有太多限制。

比如许可主体上，需要审查是否存在关联交易，对应的许可费用是否合理？许可对象是否有真实交易记录，是否存在虚假许可等。

▋（二）质押与融资

虽然政府层面鼓励促进专利等无形资产市场化以及质押融资活动，例如《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》等。但是笔者认为就目前国内的技术发展水平与专利申请质量，专利的质押融资还有很长一段路要走，再加上影响专利稳定性因素多、专利价值随着时间推移普遍降低等，质押权人的风险不可忽视。但是对于部分技术型企业，其专利确实具有可被质押的价值。

《物权法》第227条“以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。”专利权质押是以登记生效，因此尽调时，律师应当向专利局予以核实，也可以在网络尽调阶段先行前往知产局的“中国专利公布公告”（http://epub.sipo.gov.cn/flzt.jsp）网查询。

另一方面，投资、并购方还需注意A将自己技术转让给B以获得资金、并接受B将该专利许可给自己、定期支付给B专利许可费的模式，限于篇幅在此不做展开。这种模式实质上可能是一种融资模式，投资并购方须密切注意拟投资、并购企业此前的投融资协议。

▋（三）研发外包

研发外包在生物医药领域较为普遍。外包后，技术公司可以集中精力于核心业务，调配外部资源和利用外部技术，更有效地控制成本提高收益，也可以降低新产品的研发风险。研发外包的合作模式通常包括：合作开发、委托开发、技术咨询等，不同的合作模式对于专利权的权属影响以及利益分配会有不同。

投资、并购方尽调时，须搜集相关技术的研发合作合同，就技术合作之利益分配、专利权属分配、使用范围等约定做相关审核与分析。

技术自由实施（FTO）是指，技术方可以自由使用、实施其技术以及通过该技术生产、销售产品，并且不侵犯他人权利、不违反法律法规规定。技术自由实施尽职调查是投资、并购技术型企业过程中重要的环节。

这项工作与上述各部分工作或有重叠，但主要针对实施技术、生产产品是否会造成侵权以及对专利权的有效性和稳定性进行研究和分析，这项工作需要专利工程师相互配合完成，在此不做展开。

如果涉及进出口技术，还需要对其是否符合《中华人民共和国技术进出口管理条例》要求和规定进行评估和分析。

此外，由于实际实施技术与专利文件公开的技术可能存在区别，需要与技术人员深入沟通，并做不同处理与应对。

存在区别的一种情形是可能因为技术升级但是并没有申请专利，此时专利文件能否有效保护技术、升级后的技术方案是否落入他人专利的保护范围等都是考察的重点。存在区别的另一种情形是基于专利申请时的公开策略，申请专利实质上是“公开换取保护”的一种行为，于是在申请过程中，申请人总希望公开程度小到刚好达到专利授权的那条线，而不至于把效果最佳的方案公布于众。打个比方，比如一种工艺最佳的反应温度是45摄氏度，但是申请人提交的专利申请文件中的反应温度可能是30-60摄氏度，虽然保护了45摄氏度不被公开，但是也存在了可能被他人以45摄氏度申请专利的风险。

由于专利保护有期限、且需要通过公开来换保护，企业对于核心技术的保护可能并不完全依靠专利的申请，使用商业秘密进行保护，可以让企业在较长时间内通过该技术获得丰厚收益和利润，不受专利保护年限的限制以及承担专利价值贬损的风险。但是商业秘密的保护对企业保密制度、保密技术、人员管理、竞业限制等提出了非常高的要求。此外，在实施该技术时，需要他人参与合作，合作协议中的保密条款的设计以及保密措施的安排也同样需要律师在尽调过程中予以研究和分析的。

技术企业的投资、并购项目中尽调内容复杂、专业、繁琐，限于字数，文章仅就主要方面点到为止，上述特别提示的问题也只是整个投资、并购项目中常见重要问题的一小部分。投资、并购方在交易前做好技术尽调分析，不仅可以在谈判过程中占得主动地位，还能避免交易完成后侵权风险、技术实施风险的失控。笔者在此抛砖引玉，还请同行批评指正、多多交流。

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